在美国,由于诉讼费用高昂,大多数公司在起诉前都希望能够不战而胜。因此,一旦发现侵权,美国公司的一般做法是咨询知识产权律师是否侵权成立。如果答案是肯定的,公司会委托律师与对方进行诉前谈判。

  诉前谈判往往从签发禁止函(cease & desist letter)开始。禁止函是一封律师信,通知对方哪些产品侵犯了何种知识产权,要求对方立即停止制造,使用,销售,许诺销售和进口,并就侵权进行赔偿。

  收到禁止函后,卖家不必惊慌,但也不能不理不睬。卖家应当先咨询美国知识产权律师,对产品侵权与否或者知识产权有效与否作出分析。

  如果律师初步分析后认为产品侵权,律师往往口头建议受函公司或停止侵权活动或与对方达成一个授权许可。在正式起诉前,是双方最容易达成协议的时候。所以中国公司要聘请有经验的律师与对方磋商。

聘请律师

  首席出庭律师最好是选择白人律师;尽量要求竞标律师事务所有律师熟悉管辖法院的规则(local rules),最好有律师曾经在本案法官前出过庭;律师费的收取应当能够比较灵活,并应当要求竞标律师事务所详细列出财务方案。

  美国律师事务所往往按小时收费,在案件初期很难提出一个准确的费用数字,因为所用时间的长短取决于案件的复杂程度,原被告诉讼的力度,以及案件调解的早晚。但中国公司可以要求一个费用范围,并对于超过一定时间的工作采取预先批准制度。美国一个典型专利诉讼的律师费会在一百万美元,所以如何管理外部诉讼律师是许多大公司的内部律师(in-house counsel)日常工作的重要组成部分。大部分中国公司还不可能聘用熟知美国诉讼程序的美国律师作为公司内部律师,因此在选择和管理美国诉讼律师时,其中的技巧需要一定时间来领会和学习。

诉讼期间的调解

在判决之前,双方都可以寻求调解。对于中国公司而言,只有极少数案子有必要争一个高低,大多数案子中的策略仍然是相机调解。但如果案子在诉前以及诉讼初期没能调解,就证明双方有着不可逾越的鸿沟。多数情况下是因为原告的要价太高,被告无法接受。

发现程序(discovery)

诉讼一开始,双方律师会与法官共同开会,讨论发现程序如何进行。发现程序是诉讼中最漫长、最重要、也是最昂贵的程序。该程序的主要目的是根据程序法由双方提交书面证据,以使案情清晰为法庭最终审理做准备。发现程序所使用的法律途径包括:提交文件请求(document request)、书面回答讯问(interrogatory),请求承认(request for admission)以及讯问证人(deposition),一般这四种形式会交错进行。双方的发现程序结束后,会是双方聘用专家的发现程序,包括双方提交技术专家、财务专家、法律专家的报告,相关文件,以及对双方专家的证人讯问。之后,双方才能够准备好开庭审理。

专家证人

在美国的知识产权案件尤其是专利案件中,原被告双方都要聘请专家证人。专家包括技术专家、赔偿专家、财务专家和专利法专家。专家证人的聘请由原被告自行解决,法院一般不予干涉。专家证人受聘后,要向对方提交专家报告,并要接受对方律师对专家报告以及证人本人的讯问。专家证人大多数情况下还要出庭作证。专家证人按小时收费,每个专家证人的小时费从100美元至400美元不等,每个专家证人的费用也从几万到几十万美元不等。因此专家证人的费用在诉讼中是一个非常庞大的数字。专家证人一般在发现程序中后期参与诉讼,诉讼费用从那时起也会相应上升。

开庭审理和上诉

一般的知识产权案件都是由陪审团来审理。但是中国公司被美国公司起诉,应当避免陪审团审理。因为陪审员都是普通老百姓,中国制造侵权产品在美国几乎家喻户晓,因而中国公司会得到非常不利的判决。美国法官都相对公平,所以法官审理会比陪审团审理的结果更公平一些。

  案件的审理一般需要分别审理(bifurcation),先审侵权责任,后审赔偿。如果侵权不成立就没有必要再作赔偿方面的审理,这样司法效率比较高。

  一般案件审理会花上一周甚至几周的时间。开庭前,双方已经充分交换了各方将要使用的证据,并逐一编号。所以电影上看到的杀手证据在知识产权案件中是不存在的。原被告律师往往会各包一个酒店,每天在法庭上理论,晚上准备各种动议(motion)。有时,原被告的负责人也会到庭旁听,旁听的中国客人一定要注意着装以及礼仪,因为不论是陪审员还是法官都会注意到他们的一举一动,从而会影响判决结果。在正式判决前,双方还有最后的和解机会。

结束语

在美国应诉案件是一件非常需要时间、金钱和耐心的事情。国内电商卖家在从事跨境电商的时候往往由于运营效率的考虑直接引用美国的知识产权,让侵权诉讼无法避免,而且随着中国电商在全球的发力,此类案件只会越来越多。要避免不必要的诉讼,国内卖家需要做的是正视自己的知识产权问题,加强自己的原创,只有这样才能从本质上解决问题。另一方面,要对自己的原创进行注册保护,从而有效的规避对手的恶意诉讼。